‘한국 특허출원 후 1년이내 미국 특허를 출원하라’, ‘특허 청구범위가 축소되는 용어나 극단적인 표현은 쓰지마라.’ 미국 현지 특허로펌이 들려주는 미국 특허출원의 아이디어들이다.
KOTRA(대표 홍기화)가 6일 발표한 ‘미국 전략적 특허 활용방안’ 자료에는 한국 기업들이 미국에서 특허를 제대로 출원하기 위해서는 5가지 세심한 원칙이 필요하다고 지적하고 있다.
이 자료에서 미국 특허로펌 모건앤피내건의 리차드 스트라스만 변호사는 △한국과 미국의 특허 허용범위는 다르다 △특허 출원시 쓰지말아야할 용어는 알아둘 것 △특허의 청구 범위가 축소되는 용어도 쓰지말 것 △한국 특허 출원 후 반드시 1년 이내에 미국 특허를 출원할 것 △디자인 특허 제출시 반드시 사진대신 도면을 사용할 것 등 5가지를 명심해야 한다고 조언했다
스트라스만 변호사는 미국의 경우 ‘사람에 의해 만들어진 것은 무엇이든 특허 출원이 가능하다’는 원칙에 따라 허용범위가 넓은 것이 특징이라고 밝혔다. 우리나라에서 디자인보호법, 저작권보호법 등 하위법으로 인정받는 디자인·SW특허 등이 미국에서는 특허법으로 보호받아 범위와 기간이 보다 광범위하다는 설명이다.
또 미국 특허 출원서에는 특별한 경우가 아니면 ‘Critical’, ‘Must’, ‘Necessary’, ‘Always’, ‘Never’ 등의 극단적인 용어를 사용하지 않는 것이 유리하다. 특허청구 범위가 축소될 수 있는 ‘Preferred embodiment’와 같은 표현이나 기존 기술(prior art)을 불필요하게 언급하는 것도 족쇄가 될 수 있다. 이외에도 미국의 경우 국내외의 어떠한 발명에 대해서건 처음 공개된 날로부터 1년이 지날 경우 특허를 출원할 수 없기 때문에 한국 출원 후로부터 1년이 경과하지 않도록 주의해야 한다.
우제량 KOTRA 뉴욕무역관장은 “특허 전쟁에서 살아남기 위해 새로운 기술개발에도 노력을 기울여야하지만 해당 국가의 특허제도를 잘 파악해 접근하는 것도 필요하다”고 말했다.
조인혜기자@전자신문, ihcho@