[고충곤의 재미있는 특허 이야기]<8>특허 분쟁 또 하나의 방패, 금반언 원칙

관련 통계자료 다운로드 금반언 원칙 개념도

특허분쟁에서 공격자 입장으로서 직접 침해, 균등론 침해, 간접 침해를 주장한다. 수비자 입장으로서 비침해, 무효, 권리 소진을 주장해 다툰다. 비침해 관련 또 하나의 방패 역할을 하는 `금반언 원칙`이 있다. 특허 권리범위를 정하는 중요한 일차적 증거들이 있다. `청구항` `명세서` 그리고 `특허청의 출원심사이력`이다. 이것으로 부족하면 사전, 기술 논문, 전문가 증언 등 이차적 증거를 참조한다.

특허를 출원하면 심사관이 선행 기술을 조사해 거절하고, 출원인은 선행기술과 차별화하고 거절사유를 극복해 등록한다. 이 과정에서 출원자와 심사관 사이에 권리 범위를 주장하고 설명하고 보정하는 협상이 일어난다. 출원심사 이력은 특허청에 출원포대(Prosecution History)로 보존되고 청구항의 범위를 정하는 필수불가결한 증거가 된다.

출원 과정에서 한 주장을 등록 후 분쟁에서 번복할 수 있을까. 특허란 정부에 제안해 획득한 권리다. 출원 과정에서 한 주장은 나중에 번복할 수 없다는 `금반언(Estoppel) 원칙`이 있다. 예컨대 출원인이 심사관 거절이유를 회피하기 위해 청구항을 축소 보정한 경우, 등록 후 이미 감축한 부분에 대해서는 문언상의 침해를 주장할 수 없다. 그림으로 설명하면 왼쪽 그림에서 처음 청구항 범위가 원으로 표시되면 보정에 의해 4분의1 원이 줄어들었다. 이 경우 시장에 있는 A제품은 원래부터 특허 침해가 아니고 B제품은 축소보정에 의해 특허 침해가 아니다.

그러나 여기서 끝나지 않고 균등론 침해를 고려해야 한다. 균등론 침해란 청구항에 나와 있는 그대로의 침해는 아니지만 비슷한 침해 제품의 경우 형평성을 고려하여 권리범위를 확장 인정하는 침해다. 축소 보정이 된 경우 균등론 침해는 거의 적용되지 않는다. 오른쪽 그림에서 균등론 확장 범위가 큰 원으로 표시돼 있다. 보정 안 한 부분에 대해서는 확장 균등론이 적용되어 A제품은 이제 균등론 침해가 되지만, 축소 보정 범위에 있는 B제품은 균등론 침해도 아니다.

이렇게 축소 보정이 일어나면 권리 범위가 많이 줄어, 되도록 보정을 하지 않고 특허를 등록시키는 것이 넓은 권리를 확보하는 중요한 특허출원 전략이다. 적당한 범위의 특허청구항을 가지고 심사관과 인터뷰를 통해서 선행기술과의 차이를 잘 설명해서 보정 없이 등록시키는 것도 좋은 방법이다.

권리범위 해석을 하는 데 있어서, 발명자 증언은 얼마나 중요할까. 상식적으로 발명자가 누구보다도 특허에 대해 잘 안다고 볼 수 있지만 법적으로 발명자 증언은 1차적인 증거가 아니다. 특허란 무형재산으로 소유권이 바뀔 수 있으므로, 발명자가 꼭 특허권자일 필요가 없다. 많은 경우 회사가 특허권자이고 개인은 발명자에 불과하다. 실제로 공동발명 특허분쟁의 경우, 한 발명자는 특허권자 원고측에 고용되어 유리한 증언을 다른 발명자는 피고측의 증인으로 상반된 증언을 하는 경우가 있다. 그러므로 아이러니컬하게도 발명자 증언은 신빙성이 떨어져서 법적으로 2차적인 증거로 활용한다.

고충곤 인텔렉추얼 디스커버리 부사장(ck.ko@i-discovery.com)