[법률사무소 민후 김경환ㆍ최주선 변호사]
시작하면서
미국은 현재 특허괴물(Patent Troll, NPE(Non-Practicing Entities) 또는 PAE(Patent Assertion Entities))과 전쟁 중이다(자세한 내용은 ‘[지적재산법 바로알기 16] 특허괴물과의 전쟁, 미국의 현황’ 참조). 미국 의회 및 정부는 최근 일련의 특허괴물 법안을 발표하면서 강력한 규제를 시도하고 있다. 이번 기고에서는 이러한 규제노력에 대하여 알아보기로 한다.
America Invents Act (AIA) : 2011년 9월 16일부터 단계적으로 시행
2011년 9월 16일, 미국 특허법은 크나큰 변화를 맞게 된다. 기존의 특허시스템이 21세기의 환경에 부합하지 않기에 글로벌 환경에 맞는 특허시스템으로 개조하고 특허분쟁을 줄이며, 등록특허의 품질을 향상하면서 혁신장려를 통한 일자리 창출의 의도에서 이를 개선한 것이다. 그 결과물이 바로 『Leahy-Smith America Invents Act(AIA)』이다.
AIA 특허법에서는 선발명주의(First to Invent)에서 선출원주의(First to File)로의 변화, 당사자계 재심사제도(Inter Partes Review), 등록 이전 제3자의 정보제공 제도(Pre-Issuance Submission of Prior Art by 3rd Parties), 선사용권자의 항변 확대(Prior User Rights), 소송병합 또는 공동소송(Joinder) 요건의 엄격화 등이 도입되었다.
이 중, 특허괴물과 관련하여 ① 등록특허에 대한 무효심판을 제기할 수 있는 당사자계 재심사제도는 특허괴물에 대한 방어수단으로 유용하게 작용할 수 있으며, ② 영업방법(BM) 발명에만 국한되었던 선사용권의 항변이 모든 특허로 확대됨에 따라 특허괴물의 공격으로부터 회피할 수 있는 중요한 단서가 제공되었고, ③ 공동소송을 제기할 수 있는 피고들의 범위를 엄격하게 제한함으로써 하나의 소송으로 묶고자 하는 특허괴물의 뜻이 관철되지 않게 되고 더불어 특허괴물의 관할 부담이 증가되었으며, ④ 침해자인 피고가 전문가의 의견을 구해야 할 의무를 제거함으로써 고의침해 성립 범위를 좁혔다.
이러한 조치로 인하여 전체적으로 특허괴물의 활동에 부정적인 영향을 주게 된 것은 사실이다. 그러나 특허침해 손해배상액의 정형화, 고의침해에 의한 징벌적 손해배상(Punitive Injunction)의 삭제 등은 관철되지 못하였다.
Saving High Tech Innovators from Egregious Legal Abuse Act (SHIELD) : 2012년 8월, 2013년 2월 각 제안
이 법안을 문언 그대로 해석하면 ‘첨단기술 개척자들을 극심한 법적분쟁으로부터 구하는 법’이고, 그 보다는 ‘특허괴물 죽이기 법안’으로 널리 알려져 있다. 이 법안은 두 가지 버전이 있는데, H.R.6245와 H.R.845가 그것이다.
SHIELD 법안의 초기 법안은 H.R.6245인데, ① 승소의 합리적인 가능성이 낮음에도 불구하고 소송을 제기하는 특허괴물 원고에게 피고의 변호사 비용 등을 부담시키되, ② 이러한 조치를 소프트웨어와 컴퓨터 하드웨어 특허에 관련한 것에 한정한다는 것을 주요 내용으로 하고 있었다.
H.R.6245 법안의 좋은 의도에도 불구하고, ‘승소의 합리적인 가능성’이라는 모호한 표현, 그 적용대상을 소프트웨어와 컴퓨터 하드웨어 특허로 한정한 점에 대한 개선 요구가 줄곧 있었다. 이러한 점을 개선한 것이 2013년 2월경의 H.R.845 법안이다.
H.R.845 법안은, ① 피고가 원고에게 변호사 비용 등을 부담시킬 수 있는 경우를 ‘승소의 합리적인 가능성이 낮음에도 불구하고 소송을 제기하는 특허괴물 원고’로부터 ‘원발명자, 특허이용자, 대학 또는 기술이전기관이 아닌 원고’로 확대하여, 승소한 피고는 원고가 승소가능성 낮음 및 특허괴물이라는 점을 입증하지 않더라도 변호사 비용 등을 보전받을 수 있도록 하였고, ② 피고에 의해 특허괴물로 지목된 원고가 120일 이내에 자신이 특허괴물이 아님을 입증하지 못하면 담보를 제출하여야 하게끔 하였다.
더불어 ③ 이 법안의 적용대상을 소프트웨어와 컴퓨터 하드웨어 특허로부터 무제한으로 넓혔으며, ④ 변호사 비용 등의 부담에 대하여 법원이 최종 판단하는 절차를 상세하게 규정함으로써 실질적인 구제방안이 되도록 하였다.
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