제조기술 발전만으로는 새로운 제품 특허로 인정할 수 없다는 판결이 나왔다. 원가 절감이 가능한 제조기술은 물건 특허가 될 수 없는 셈이어서 영세한 중소기업들의 특허 취득에 주의가 요구된다.
27일 업계에 따르면 제조방법이 기재된 물건발명(PbP)의 특허요건을 판단할 때는 제조방법 기재를 포함해 특허청구 범위의 모든 기재에 의해 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악해 신규성과 진보성 등을 판단해야 한다는 대법원 전원합의체 판결이 나왔다.
대법원 전원합의체(주심 김소영 대법관)는 최근 A씨(대리인 특허법인 코리아나)가 B씨를 상대로 낸 특허무효소송 상고심(2011후927)에서 원고승소 판결한 원심을 깨고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다.
재판부는 판결문에서 “물건의 발명에 제조방법이 기재돼 있다 해도 새롭게 발명된 건 제조방법이 아니라 물건 자체이기 때문에 이는 물건의 발명으로 봐야 한다”며 “물건의 발명에 관해 특허를 청구할 때 그와 관련한 물건의 제조방법은 물건의 구조나 성질을 보여주는 하나의 수단일 뿐이다”고 밝혔다.
제조과정상 기술은 어떤 물건을 발명하는 ‘수단’이며 다른 발전요소들이 물건에 깃들어야 특허발명으로 등록 자격이 있다는 판단이다. 방식만으로는 특허가 인정될 수 없으며 수단으로 인한 결과가 새로운 제품을 만들거나 제품의 품질이 올라갔다든지 물건 자체의 진보성을 종합적으로 따져야 제품 특허로 인정될 수 있다는 것이다.
A씨는 물건 발명의 특허를 청구하면서 ‘갑 물건(a방법에 의한 제조)’이라고 기재해 특허로 등록했다. 이후 B씨는 A씨와 다른 방법으로 갑 물건을 만들었고, A씨의 특허는 일반적으로 기술자들이 손쉽게 발명할 수 있는 것이라고 주장하며 특허심판원에 “A씨의 특허를 무효로 인정해 달라”는 심판을 청구했다.
특허심판원이 A씨의 특허에 무효라고 결정하자 A씨는 법원에 무효결정을 취소해 달라며 소송을 냈다. 특허법원은 “제조방법이 다른 기술과 비교해 봤을 때 진보성이 인정된다”며 원고승소 판결했다.
업계 한 전문가는 “물건 특허를 낼 때 방법이 기존에 비해 진보성이 인정되면 제조 방식을 강조한 특허 청구항을 추가해 출원하는 관행이 있었는데 앞으로는 보다 물건에 국한된 특허를 인정하겠다는 판례로 해석할 수 있다”고 설명했다.
정미나기자 mina@etnews.com