미국 특허심판원(PTAB, Patent Trial and Appeal Board)이 지난 13일(현지시간) 첫 PGR(Post Grant Review) 무효심판 판결문을 발표했다. PGR는 `선출원주의`가 적용되는 2013년 3월 16일(우선일 기준) 이후 출원한 특허에 대한 무효심판 방법이다.
◇ `PGR` 무효심판 판례
이번 첫 PGR 판결에서 특허심판원은 등록 특허 두 건(US 8660888, US 8725557)을 특허법 101조와 관련된 앨리스(Alice) 판례법에 근거해 무효 판정했다. 이 등록특허는 `가축 등급 평가 방법`을 청구하고 있으나, 심판원은 이를 앨리스 판례법에 따라 “상업적으로 오랫동안 실시해 온 사업 방법으로, 구체적인 기술 발명이 아닌 `추상적 생각`(Abstract Idea)에 불과하다”고 판정했다. 101조에서 규정하는 특허 대상에서 제외되므로 무효라는 판정이다.
PGR는 기업에서 `특허 소송 방지 전략`으로 활용하면 효과적이므로, 향후 PGR 사건이 증가할 것으로 예상된다.
◇ 다양한 무효심판 활용법
미국에서 개정 특허법에 따라 지난 2012년 9월 16일부터 실행 중인 무효심판은 △PGR(Post Grant Review) △IPR(Inter Partes Review) △CBM(Covered Business Method) 등 세 종류다. 개정법은 또 우선일 기준 2013년 3월 16일 이후 출원 특허에 한해 `발명자 선출원주의`를 적용하고 있다.
무효심판 활용 방법은 특허 성격과 특성에 따라 나뉜다. PGR는 IPR, CBM과 달리 선출원주의하에서 등록된 특허만 가능하다. 즉, 우선일이 2013년 3월 16일 이후인 등록 특허에 대해서만 무효 주장이 가능하다. 또 등록 후 9개월 이내에만 적용돼, 등록된 지 9개월이 넘은 특허는 IPR를 신청해야 한다. 금융과 관련된 방법특허는 CBM을 통해서 무효심판 할 수 있다.
신규성과 진보성을 따지는 근거도 세 제도가 상이하다. IPR는 선행기술 중 `인쇄 발간물`을 근거로만 신규성(102조)과 진보성(103조)에 대한 무효 주장을 할 수 있는 반면, PGR와 CBM은 선행기술 형태 제한이 없다. 특허법 101조에 의한 `특허대상부족` 또는 112조에 의한 `기재불비`(발명의 상세한 설명 불충분) 등 증거를 통해서도 무효를 주장할 수 있다.
◇ 소송 전략으로 주목받는 `PGR`
지난 2012년 9월 16일부터 2016년 4월 말까지 신청된 무효 심판 건수는 총 4891건이다. 이 중 IPR이 4424건으로 90%를 차지한다. 이어 CBM(443건)과 PGR(24건)이 각각 9%, 1% 비중이다. PGR 심판 건수가 가장 적은 이유는, 적용 대상이 `선출원주의 등록 특허`로 한정됨에 따른 것으로 분석된다. PGR는 시간이 지날수록 증가할 전망이다.
과거 소송과 관련된 `패밀리 특허`나 유사특허가 등록되면 기업 입장에서는 소송 위험이 되므로, 지난 소송과 관련 있는 특허가 등록될 경우 9개월 이내 PGR를 사용해 특허를 무효시키는 것이 유리하다. PGR는 IPR에 비해 더 많은 무기를 사용해 무효를 신청할 수 있어, 가능하면 소송을 당하기 전 미리 위험 요소를 제거하는 것이 현명한 방법일 수 있다.
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김재연 미국 Novick, Kim & Lee, PLLC 대표변호사 skim@nkllaw.com