특허 청구항은 기술의 과거와 미래를 모두 담아내야 한다. 선행기술 조사를 통해 기존 기술과 중복을 피하고, 또 미래 침해에 대비해 손해배상액을 확대할 수 있는 장치를 마련해야 한다.
28일 서울 JW 메리어트 호텔에서 열린 `2016 피네간 세미나: 침해소송 대응을 위한 미국 특허 출원 전략`에서 찰스 서 피네간 서울사무소 대표 변호사가 전한 출원 전략이다.
선행기술 조사가 충분히 이뤄지지 않을 경우 애써 출원한 특허는 무효화되기 십상이다. 기술 포화상태에 진입한 현재, 전에 없던 `발명 요소`로만 새로운 `특허`를 구성하긴 불가능에 가깝다. 현존하는 요소를 새롭게 조합해 새 `특허`를 만드는 게 중요하다고 서 변호사는 설명했다.
이를 위해선 때론 `말장난`이 유용하다. 특허 명세서 내에서 한 부품을 여러 청구항에 걸쳐 다르게 지칭하는 것만으로도 선행기술 침해 혐의를 벗기 쉽다. `가시광선`을 `380~780nm` 등으로 변주하는 것이 대표 사례. 이처럼 `일반인의 언어`와 `기술자의 언어`를 적절히 배합하면 기존 특허와 유사성을 줄이면서도 기술 정의를 다각화할 수 있다. 기술의 `과거`를 샅샅이 훑어보고 빈틈을 찾아내 운신의 폭을 확보하는 방법이다.
기술의 `미래`도 간과해선 안 된다고 아난드 샤르마(Anand Sharma) 피네간 변호사는 강조했다. 출원 단계부터 소송 침해배상액을 확대할 방법을 함께 고려해야 한다는 주장이다. 지난 2012년 이후 미 법원이 완제품 가치가 아닌 `최소 판매가능 특허실시단위`(SSPPU)에 따라 손해배상액 산정함에 따라, 특허권자는 더 많은 단위에 손해액을 할당받기 위해 노력한다. 청구항에 특허의 미래를 담아내야 하는 이유다.
샤르마 변호사는 할당율을 높이기 위해 명세서에 최종 제품을 언급, 해당 특허가 완제품 가치에 기여함을 증명해야 한다고 강조했다. 일례로 세탁기 회전자 특허 출원 시 청구항과 발명의 상세한 설명 부분에 “회전자가 세탁기의 에너지 효율을 높일 수 있다”는 사업 기대효과를 기술하는 방법이 있다.
이 외에도 `미국 특허법 제101조에 대응할 수 있는 특허`와 `화학, 바이오, 제약 분야 특허출원 노하우` 등 강의도 이어졌다. 이번 세미나는 국내 지식재산(IP) 전문가 교육을 위해 특허전문 미국 로펌 피네간과 발명진흥회 지식재산인력양성실이 공동 주최했다. 피네간은 지난해 9월 서울 사무소를 차린 후 국내 업계와 공조를 강화하고 있다. 이날 행사에는 국내 지식재산 전문가 110여명이 참석했다.
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양소영 IP노믹스 기자 syyang@etnews.com