미국 특허심판원(PTAB)이 연방주 소속 주립대학과 기업 등이 보유한 특허는 무효심판(IPR) 대상이 아니라고 판단했다. 국내 기업체가 미 주립대나 주 정부·연구소 등과 특허분쟁이 발생하면 IPR를 활용할 수 없다는 판단이어서 주의가 필요할 전망이다.
렉솔로지 등 외신은 지난달 27일(현지시간) 의료제품 제조사인 코비디엔이 플로리다 주립대 연구재단(UFRF)을 상대로 제기한 특허무효심판에서 특허심판원이 `주권면제`를 이유로 청구를 기각했다고 보도했다. 주권면제란 특정국 재산을 타국 재판소가 관할할 수 없다는 의미로, 연방국가인 미국에서 특정 주 조직은 연방 재판관할권을 따르지 않는다는 것으로 풀이된다. 과거 특허소송에서 주권면제가 적용된 사례가 있었지만 IPR까지 확대된 것은 이번이 처음이다.
앞서 코비디엔은 UFRF와 특허사용계약을 체결했으나 계약 분쟁이 발생하자 특허심판원에 UFRF 특허를 대상으로 무효심판을 청구했다. 특허심판원은 기존 연방대법원 판례 등을 고려해 UFRF가 플로리다 주립대가 직접 지원하는 조직이고, 플로리다 주와 플로리다 주립대가 UFRF를 직접 통제하며, UFRF 자산·부채 모두 플로리다 주의 재정 통제를 받는다는 점을 근거로 UFRF를 플로리다 주 조직으로 인정했다. 수정헌법 11조에 따라 UFRF가 주권면제를 인정받으면서 특허심판원은 무효심판 청구를 기각했다.
김성훈 미국변호사는 “연구개발 비중이 높은 유명 주립대에 좋은 소식이지만, 기업 입장에선 모든 주립대학이 IPR로부터 보호된다는 점이 불만스러울 것”이라면서도 “추후 항소심에서 이번 결정이 뒤집힐 수 있다”고 밝혔다.
다만 김 변호사는 “(이번 결정이 유지되면) 국내 기업이 미국 주립대나 주 정부·연구소 등 관련 단체와 특허분쟁에 휘말릴 경우 IPR 등을 이용하지 못할 가능성이 크다”며 국내 기업체의 주의를 당부했다.
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신명진 IP노믹스 기자 mjshin@etnews.com