성원찬 두리국제특허법률사무소 변리사
최근 국내 중소기업의 중국 시장 진출이 활발해지면서 그에 따른 중국 출원 건수도 꾸준히 증가하고 있다. 특히 중국내 상표 무단 선점과 같은 지식재산권 이슈들이 많이 발생하게 되면서 국내 중소기업들은 중국 시장 진출 시 지식재산권의 확보에 대해 많은 관심을 갖게 되었다.
중국 내 사업 시장 진출을 진행하기에 앞서서 특허권 또는 상표권 확보의 중요성이 높아짐에 따라 대부분의 중소기업들은 사전에 특허권 또는 상표권을 확보하고 중국 사업진출을 진행하고자 하여, 중국 내 특허권 또는 상표권의 확보에 소요되는 기간에 따라 중국 사업 진출에 차질이 생길 수 있는 문제가 있다.
즉, 중국 내 특허권이나 상표권을 확보하는 시기가 늦어지게 되면 기업 입장에서는 중국 사업 진출을 미루게 될 수밖에 없다. 물론 중국 내 특허권이나 상표권을 확보하기 전에 중국 사업 진출을 진행할 수도 있으나, 이러한 경우 다른 중국 기업으로부터 지재권 관련 경고장이나 소송에 대한 가능성을 늘 염두에 두고 있어야 하여 기업 입장에서는 부담이 된다.
이에 따라 중국 특허출원의 조기 등록 전략이 필요하며, 이에 대해 소개하고자 한다.
중국의 경우에도 우리나라와 동일하게 우선심사 신청제도가 존재한다. 그러나 중국 <발명특허출원 우선심사 관리 방법>에 의하면 특정 분야의 기술과 관련되는 특허출원(에너지 절약 및 친환경화, 신규 에너지, 신규 재료 또는 저탄소 기술, 자원 절약 등 친환경적 발전에 유리한 중요한 특허출원) 또는 국가 이익이나 공중 이익과 긴밀히 연관되어 중요한 가치를 가지는 특허출원에 한해서만 우선심사청구 권한을 부여한다고 규정되어 있다.
또한, 일반적인 우선심사 신청 시 증명자료, 검색보고서를 제출하여야 하기 때문에 절차가 매우 복잡하고 우선심사 청구를 향유하는 특허출원의 수량을 제한하고 있어 일반적인 우선심사 신청을 통해 심사 가속화를 기대하기는 매우 어려운 실정이다.
이에 따라 보통의 경우 PPH(Patent Prosecution Highway: 특허심사하이웨이) 제도를 많이 사용하여 중국 특허출원의 조기 등록을 도모하고 있다.
다만, 이러한 PPH 신청요건과 관련하여 좀더 PPH 신청 시기를 앞당길 수 있는 방법이 있다. 중국 내 PPH 신청 요건은 ① 중국 특허출원이 공개될 것, ② 중국 특허출원이 실체심사 단계에 진입할 것, ③ PPH 신청 시점에서 중국 특허청이 중국 특허출원에 대해 어떠한 OA도 발행하지 않았을 것이다.
상술한 요건 중 PPH 신청의 시기적 요건으로는 중국 특허출원이 공개될 것과 중국 특허출원이 실체심사 단계에 진입할 것으로서 결과적으로 중국 특허출원의 공개시점과 실체 심사에 진입하는 시점을 앞당기게 되면 PPH 신청시기를 앞당길 수 있게 된다.
일반적으로 중국 특허출원의 출원공개 시점은 중국 출원일(또는 우선일)로부터 1년 6개월 뒤 공개가 된다. 따라서, PPH 신청을 하고자 하면 최소 1년 6개월이 지나야만 가능하다. 그러나 조기 공개 신청을 하게 되면 중국 출원일(또는 우선일)로부터 6개월 뒤에 공개가 된다. 따라서, 일반적인 출원공개 시점보다 최대 1년을 앞당겨 출원공개가 될 수 있어 PPH 신청 시기도 그만큼 빨라질 수 있다.
한편, 일반적으로 출원 공개 후 실체심사 청구시 실체 심사 청구일로부터 대략 15일 이후에 실체 심사 단계에 진입하게 된다. 그러나 중국 특허 출원 시 실체 심사 청구를 함께 하면 출원이 공개되는 시점에 즉시 실체 심사 단계에 진입하게 된다.
따라서, 중국 특허출원이 언제 실체 심사단계에 진입하는지는 출원인이 조기 공개를 청구하는지 여부 및 어느 시점에 실체 심사청구를 하는지에 따라 결정된다.
결과적으로 중국 특허출원을 진행함과 동시에 조기 공개 신청 및 실체 심사 청구를 함께 진행하게 된다면, 중국 특허출원이 조기 공개되는 시점에 즉시 실체 심사 단계에 진입이 가능하므로 조기공개 신청없이 중국 특허출원을 진행하는 경우보다 최대 1년을 앞당겨 중국 특허출원이 실체심사 단계에 진입하도록 할 수 있다.
이에 따라, PPH 신청의 시기적 요건인 중국 특허출원이 공개될 것과 중국 특허출원이 실체심사 단계에 진입할 것을 모두 만족시키게 되어 출원인의 PPH 신청 역시 조기공개 신청없이 중국 특허출원을 진행하는 경우보다 최대 1년을 앞당겨 신청이 가능하게 된다. 그리고 이러한 기간 단축을 통해 출원인은 중국 특허의 조기 등록 효과를 누릴 수 있다.
중국으로 사업을 확장하거나 중국 시장에 진출하고자 하는 기업은 상술한 바와 같은 방법으로 특허권을 조기에 확보한다면 불필요하게 시간을 낭비하지 않게 되고 적절한 타이밍에 중국 사업 진출을 진행할 수 있으므로, 만약 중국 특허권을 빠르게 확보해야 할 필요가 있는 기업이라면 한번 적극적으로 고려해볼 것을 권유한다.