김동일 특허법인 아이피랩 변리사
최근 중국은 지식재산권 보호 강화 추진계획을 통하여, 특허, 상표, 저작권, 지리적 표시, 영업비밀, 전자상거래 플랫폼에서 위조 및 불법복제, 형법 등 분야에서 지식재산권에 대한 정책 변화를 시도하고 있다.
이러한 정책 변화 중에서 우리 중소기업에게 큰 영향을 미치는 것은 영업비밀 침해의 처벌 확대나 징벌적 손해배상제도를 도입한 것이나, 특허 침해 입증 및 피해 구제가 용이하게 된다는 것이다.
이와 같이, 우리 중소기업의 지식재산권 보호에 유리한 상황으로 중국 법률이 개정되는 추세이기는 하나, 이를 반드시 낙관적인 상황으로 해석할 수 없다. 중국이 지식재산권 보호를 강화한다는 것은 중국의 카피업체나 중국국적의 경쟁기업들의 지식재산권에 대한 인식이 발전한다는 것을 의미하기 때문이다. 따라서, 우리는 지식재산권에 대한 인식 발전으로, 중국 기업들도 특허 회피설계나 IP R&D 등, 적극적인 지식재산권 전략을 개발한다는 점에 주목하여야 한다.
특허 회피설계의 대표적인 사례로 특허발명을 여러 기업이 분산하여 실시하는 경우가 있으며, 실제로 중국 시장에서는 이러한 경우가 빈번하다. 여러 기업이 분산하여 특허발명을 실시하는 것을 공동침해라고 하는데, 우리 중소기업은 보유한 특허권이 당연히 이러한 공동침해를 막을 수 있다고 오해할 수 있다.
이러한 오해로 인하여 우리 중소기업은 중국 시장에서 큰 낭패를 볼 수 있으며, 따라서, 우리 중소기업은 분산실시를 막기 위하여 무엇이 필요한지, 특히 중국의 공동침해는 어떻게 대비하여야 하는지에 대한 이해를 가져야 한다.
중국의 공동침해 대비에 대한 이해를 돕기 위하여, 최근 우리 기업의 중국 특허소송 승소 사례를 살펴본다.
글로벌 홈 헬스케어 전문기업 A사는 2020년 3월 17일에 중국 내 복제품 제조업체와의 특허침해 소송에서 중국 법정으로부터 최종 승소 확정 판결을 받았다. 특허침해 사항은 A사의 핵심 기술과 외부 디자인에 대한 것이었고, 모두 승소하여 복제품 생산 및 판매중단, 배상금 강제 집행이 확정된 바 있다.
특허침해 소송의 피고는 Shangqiu Qingmei Electronic Technology, Ningbo Bokolai Electronic Technology, Ningbo Murrays Health Technology 의 3개의 중국 기업이었으며, Shangqiu Qingmei Electronic Technology 의 온라인 플랫폼에서 침해 제품을 판매하고 있었다. A사의 특허침해소송에서 가장 어려운 점은, Ningbo 의 2개의 회사가 A사의 핵심기술을 분산하여 실시한다는 것이었다.
A사의 중국대리인은 특허침해 소송에서 승소 후에, "이 경우 어려움은 피고회사가 두 개의 관련회사를 사용하여 서로를 보호하고 침해를 저지르는 것입니다.(중략) 침해를 이행할 계획이 있으며, 두 회사가 공동침해를 구성하고~" 등으로 논평하였다.
논평에서 언급한 바와 같이, 특허침해소송의 과정에서 Ningbo 의 2개의 회사를 사용하여 침해를 저지르고 있어 어려움이 있었고, 2개의 회사가 공동침해를 구성하고 공동으로 법적 책임을 진다는 것을 법원에 성공적으로 설득하여 승소한 사례이다.
결론적으로, 법원은 피고인 Ningbo Bokolai Electronic Technology 및 Ningbo Murrays Health Technology는 A사에 50만 위안의 경제적 손실과 합리적인 비용을 보상하라고 판결했다.
A사의 사례를 접한 우리 중소기업은 왜 특허발명을 여러 기업이 분산하여 실시하는 경우에 특허권자가 곤란을 겪는지 의아해하는 것이 보통이다. 우리 중소기업이 이렇게 생각하는 것은, 분명히 우리 특허발명을 카피업체가 모방했으니 특허침해가 성립하여야 하는 것이 인지상정이기 때문이다.
하지만, 사회 모든 분야에서 이치와 실무 사이에는 차이가 발생할 수밖에 없으며, 특허법도 마찬가지이다. 이러한 차이에 대한 이해를 하려면, 먼저 특허법상 침해의 기본 법리인, 구성요소 완비의 법칙(All Elements Rule)에 대한 이해가 있어야 한다.
구성요소 완비의 법칙은 침해자가 청구범위의 모든 구성요소를 실시하는 경우에만 특허침해가 성립하며, 그 중 일부만을 실시하는 행위는 원칙적으로 침해를 구성하지 않는다는 것이다. 중국에서, 특허권 침해 판정에서도 이러한 구성요소 완비의 법칙을 원칙으로 하고 있다.
특히, 중국에서는 특허권 침해사건 심리의 법률적용에 관한 해석 제7조제1항에서, “인민법원이 피소 기술방안이 특허권 보호범위에 해당여부를 판정할 때 권리자의 권리청구항에 기재한 전부의 기술 특징에 대하여 심사해야 한다”고 명시적으로 구성요소 완비의 법칙을 규정한다. 또한, 제7조2항에서는 침해대상물이 권리청구항에서 기재한 모든 기술특징 이외에도 기타 기술특징이 추가된 경우, 추가된 기술특징 또는 그 기술특징과 결합하여 생성되는 기능, 효과가 어떻든 모두 특허권의 보호범위에 해당된다고 규정한다.
이와 같이, 특허침해의 기본 원칙은, 침해자가 특허발명의 기술 전부를 그대로 사용하거나, 다른 기술을 추가해서 사용하는 경우가 침해에 해당한다는 것이다. 따라서, 침해자가 특허발명의 기술을 일부만 사용하는 경우는 특허침해에 해당하지 않는다. 최근에는 특허 컨설팅이나 교육 등이 활발하여, 우리 중소기업도 구성요소 완비의 법칙에 대하여 이해하는 경우가 많으며, 이러한 특허침해의 기본 원칙에 따라, 특허 회피설계에서도 청구범위에서 일부를 제외하여 해당 기술을 사용하는 방법을 많이 사용한다.
구성요소 완비의 법칙에 따르면, 복수주체가 특허발명의 기술 전부를 그대로 사용하는 경우에 문제가 발생한다. 분명히 특허발명의 기술 전부가 사용되나, 복수의 주체가 분산하여 실시하면, 하나의 주체는 특허발명의 일부를 제외하여 해당 기술을 사용하는 것이기 때문이다.
특허발명을 복수의 주체가 분산실시하는 경우에, 간접침해의 요건을 만족하는 경우 간접침해로 규율함이 원칙이나, 이에 해당되지 않는 공동침해에서 문제가 발생한다.
원칙적으로, 우리나라에서는 복수주체가 행위분담을 통하여 직접침해행위를 하거나 제3자가 특정인의 침해행위를 교사 혹은 방조하는 행위는 그 자체만으로는 특허법상 ‘침해’를 구성하지 않으며, 중국도 마찬가지이다.
이와 같이, 원칙적으로 공동침해의 행위는 원칙적으로 특허법상 침해를 구성하지 않으나, A사의 중국 특허발명을 Ningbo 의 2개의 회사가 분산실시하고 있으므로, A사의 중국 대리인이 특허침해소송의 과정에서 어려움을 겪게 된 것이다.
우리 중소기업은 A사의 사례로부터, 중국 시장에서 우리 기술을 보호하기 위하여, 공동침해에 대비할 필요가 있다. 다음 칼럼에서는, 중국 시장에서 우리 중소기업의 공동침해에 대한 대비에 대하여 자세히 살펴본다.