김동일 특허법인 아이피랩 변리사
이전의 칼럼에서, A사의 사례를 통하여, 중국 시장에서 우리 기술을 보호하기 위하여 공동침해에 대비할 필요가 있다는 점을 살펴보았다. 이번 칼럼에서는, 중국 시장에서 우리 중소기업의 공동침해에 대한 대비를 자세히 살펴보고, 실무적으로 중소기업이 인지하여야 할 시사점을 도출해 본다.
최근에는 산업형태가 급격히 다양해지기에, 전통적 원칙들을 엄격히 적용하면 구성요소의 일부만을 분산 실시함으로써 손쉽게 침해 책임을 벗어날 수 있으므로, 공동침해의 성립을 인정하자는 논의가 매우 활발하다.
우리나라에서는, 최근 특허권 공동침해의 성립을 명시적으로 인정하고, 성립 요건을 정리한 특허권침해금지가처분 결정(서울고등법원 2017. 8. 21. 자 2015라20296 결정)이 있었다. 이는, 특허권 침해를 구성하는 개별 제품을 직접 생산하지는 않았으나, 생산 및 유통과정에 대한 지배･관리자로서 제품생산을 의뢰하고 영업상 이익을 취한 자에게 그 제품 생산에 대한 직접침해 책임을 귀납시킨 사건으로 업계에 많은 영향을 주고 있다.
위의 결정에서, 선고내용을 살펴보면, “원칙적으로 단일 주체가 모든 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 특허발명을 실시하여야 그 특허발명에 관한 특허권을 침해한 것으로 된다. (중략) 다만, 복수 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도, 복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배, 관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배, 관리하면서 영업상의 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로 특허침해를 한 것으로 봄이 타당하고, 복수 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 특허발명의 전체 구성요소를 나누어 실시하는 경우에는 이들 복수주체가 공동으로 특허침해를 한 것으로 봄이 타당하다.” 라고 설시하고 있다.
선고를 기준으로 하면, 복수의 주체가 각각 사전 공모 또는 일측의 실질적 지배관계에 의하여 특허발명의 구성요소를 분산하여 생산 및 판매를 실시하여 영업상의 이익을 얻는 경우이면, 우리나라에서 공동침해가 성립한다.
중국에서는, 사법부가 민법통칙의 공동불법행위조항을 기준을 적용하여 공동침해를 판단하여 오다가, 최근에는 최근인민법원의 사법해석에 의하여 침해행위가 원재료, 중간재, 부품, 설비 등 일부 행위에만 발생한 경우에도 특허침해로 인정할 수 있도록 하고 있다. 다만, 이는 미국의 기여침해와 유사한 것으로, 특허법상 간접침해에 보다 가까운 법리이다.
이와 같이, 공동침해를 인정하기 위한 논의가 활발함에도 불구하고, 아직까지는 공동침해의 성립으로 특허침해소송에서 승소하기 위한 요건이 정립되었다고 보기는 어렵다. A사의 사례에서는, 특허발명을 분산 실시하는 Ningbo 의 2개의 회사가 본질적으로 하나라는 것을 입증하여 승소한 것인데, 이는 2개의 회사가 완전히 다른 기업이라면 문제가 달라진다는 것을 의미한다.
이상에서 살펴본 것과 같이, 특허발명의 분산실시에 의하여 특허권자가 낭패를 볼 수 있다는 사실을 반드시 인지하여야 하며, 우리 중소기업은 이를 미리 대비할 필요가 있다.
공동침해에 대한 대비를 위하여, 우리 중소기업은 특허권을 가지는 대상을 결정할 수 있다는 것을 꼭 인지하여야 하며, 이를 통하여 공동침해에 대한 기본적인 대비가 가능하다. 특허 출원시에, 특허청구범위에는 특허권을 가지는 대상이 기재되며, 이 부분에서 우리 중소기업의 참여가 핵심이다.
전 세계적으로 인정되는 특허법상 법리인 문언 해석의 원칙에 의하여, 우리나라 특허법 제97조는 “특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다”라고 규정하고 있다.
또한, 중국 전리법 제59조에서는, “특허 또는 실용신안권의 보호범위는 청구범위의 내용을 기준으로 하며, 설명서 및 도면은 청구항 내용의 해석에 이용할 수 있다.”고 규정하고 있다. 즉, 특허권의 보호범위는 특허청구범위 내용을 기준으로 하며, 특허청구범위에 기재된 구성요소들을 가지는 물건(장치, 제품 등)이 바로 특허권의 대상이 된다.
우리 중소기업에게 공동침해에 대비하기 위하여 특허권을 가지는 대상을 결정하는 효과적인 방법을 소개하기 위하여 스마트폰과 어플리케이션(application, 앱)을 사례로 설명한다.
초기 스마트폰의 시대에서는 어플리케이션이 스마트폰에 기본적으로 탑재되어 출시되었다. 그 당시 많은 우리 중소기업은 어플리케이션을 개발하고, 어플리케이션의 핵심기능을 가지는 스마트폰을 대상으로 특허권을 획득한 바 있다.
하지만, 최근에는 기본 탑재되는 어플리케이션보다는 스마트폰에서 사용자의 취향에따라 온라인을 통해 어플리케이션을 다운로드 받는 것이 일반적이다. 이렇게 되면, 어플리케이션의 핵심기능을 가지는 스마트폰에 대한 특허발명은 삼성과 엘지 등의 스마트폰 제조사와 어플리케이션 제공기업이 분산하여 실시하게 된다. 이 경우, 스마트폰 제조사와 어플리케이션 제공기업은 완전히 다른 기업에 해당하여 A사의 사례와 같은 입증이 불가능하다.
따라서, 어플리케이션을 개발하는 중소기업이라면, 어플리케이션의 핵심기능을 가지는 스마트폰을 대상으로 하는 것이 아니라, 어플리케이션을 대상으로 특허권을 획득하여야 하는 것이다.
공동침해에 관한 논의는 정보통신기술의 발달로 국경을 넘는 네트워크로 인하여 특허발명의 유형이 다변화되고 분산실시가 자연스러운 시장의 환경이기 때문에 발달한 것이다. 이와 같은 시장의 변화에도 불구하고, 특허권을 획득하고 나면, 모방제품을 모두 막을 수 있을 것이라고 기대하는 정도의 인식은 아직 변화하지 못하고 있는 것이 현실이다.
우리 중소기업은 시장 상황 및 변화에 발맞추어 특허권의 획득 대상을 다변화하고, 그 대상에 우리 기술의 핵심이 포함되는지 면밀히 확인하여야 한다. 이와 같은 확인만으로도 공동침해의 문제를 많은 부분에서 대비할 수 있다.
중국은 지식재산권이 엄청나게 빠른 속도로 발전하는 나라이며, 특허 분쟁도 매우 활발해지는 나라이며, 시장 상황도 급변하고 있다. 이에 따라, 우리나라 중소기업도 여러 가지 대비가 필요하며, 첫 번째 단계로 중국의 공동침해에 대하여 살펴보았다.
특허권을 획득하면 모든 것이 해결될 것이라는 단순한 인식으로는 치열한 경쟁의 시장인 중국에서 승리할 수 없다. 특허권의 공동침해와 같이 실질적으로 특허권 침해인 행위에 대하여 특허권 침해를 인정하기 위한 활발한 논의가 있으나, 시장은 그보다 훨씬 빠르게 변화한다. 따라서, 우리나라 기업이 급변하는 중국시장에서의 승리를 위하여, 이상에서 설명한 중국 분쟁시 필요한 공동침해 대응 전략을 이해하고 적극적으로 활용할 것을 기대해본다.