[글로벌 IP 현장]특허 출원 정보제공 강화하는 미국

미국 제3자 정보제공 제도가 강화됐다. 3자 정보제공은 출원인이 아닌 3자가 심사관에게 출원된 특허와 관련된 선행 기술 자료를 제출하는 제도다. 2012년 9월16일 이전에는 3자 정보 제공은 출원 공개 후 2개월 이내, 문헌은 10개로 제한됐다.

강화된 3자 정보제공 제도는 출원 공개 후 6개월 이내 무조건 제출하고 6개월이 지나더라도 첫 거절통보서가 나오기 전까지는 제출 할 수 있다. 문헌 수도 제약이 없어졌다. 청구항 각각 요소가 어떤 선행 자료에 나와 있는지 비교를 한 클레임 차트와 선행 자료 관련성을 기술하는 상세설명을 같이 제공할 수 있다.

중요한 특성 중 하나는 3자 정보제공을 하는 로펌 이름은 공개되지만 실제로 3자 정보제공을 로펌을 통해서 제출하는 이해당사자 이름은 공개를 하지 않아도 된다. 최근 공개된 특허청 자료에 의하면 지난해 9월 3자 정보 제공 제도가 강화된 후 올해 8월 30일까지 기준으로 총 1050건의 출원에서 정보가 제공됐다. 기업이 이 제도를 적극 이용하고 있다는 의미다.

3자 정보제공제도는 경쟁사 특허가 나올 때 자사 제품이 침해 요소가 있다고 예상되면, 또 패밀리 특허가 소송 중에 있으면 현 출원 건이 특허로 등록될시 침해소송의 위험을 줄이기 위해서 활용할 수 있다. 상대방이 특허 등록을 할 수 없도록 할 때 사용할 수 있는 제도다. 소송으로 가기 이전에 소송 가능성이 있는 상대방 특허 등록을 방해하든지, 등록 특허 클레임 권리범위를 축소하도록 유도해 침해를 피해갈수 있도록 제 3자 정보 제공 제도를 적극적으로 활용할 필요가 있다.

하지만 무작정 이용할 경우, 역효과를 낼 수도 있다. 확실한 선행 문헌이 없이 문헌을 제출해 특허가 등록이 될 경우에는 유효성이 높은 강력한 특허가 등록이 될 수 있다. 3자 정보 제공시 특허 청구항과 발명 공개 내용의 분석, 제공하는 자료 분석, 침해와 관련이 있을 자사 제품의 분석의 과정을 걸쳐 확실한 문헌들을 제출해야 한다.

미국은 한국과 달리 출원인 정보 제공 제도(IDS)도 강화하고 있다. 출원인과 발명인이 알고 있는 특허 출원서를 작성 시 활용했던 선행기술 문헌을 제출하도록 한다. 한국이나 다른 나라에서 심사 시 인용됐던 문헌을 미국 심사관에게 제출하도록 하고 있다. 출원인이나 발명가가 알고 있는 선행기술을 제출할 경우 특허를 못 받을 것을 예상하고 특허를 받기위해서 선행기술 문헌을 숨기고 제출하지 않았을 경우에는 `더러운 손(unclean hand)`이나 `비도덕적 행동(inequitable conduct)`라는 법리로 특허 활용을 할 수 없도록 한다.

IDS는 거절통보서가 나오기 전까지는 제출 시 받아들여진다. 거절 통보서가 나온 이후에는 180달러 추가 수수료를 지불하거나 출원인이 선행 기술을 알게 된지 3개월 이내 IDS를 제출한다고 선언하는 경우에는 수수료 없이 제출이 가능하다.

IDS를 숨기고 특허를 받았을 경우에는 특허활용을 못하는데, 개정법에서 보충심사제도를 도입해 등록특허를 활용할 수 있는 방법을 열어놓았다. 등록특허에 대해 이전에 등록심사를 받을 당시에 알고 있었던 문헌이나 새롭게 알게 된 문헌을 특허권자가 특허청에 보충심사 제도를 통해서 제출 할수 있도록 했다. 만일 보충심사를 통해서 등록된 특허가 새로 제출된 문헌에 의해서 무효가 될수 있다고 판단될 경우에는 결정계 재심사를 실시한다. 무효가 될 수 없다고 판단하면 등록증을 발행하게 된다. 보충심사를 제출 시 특허청은 3개월 안에 재심사를 할지 등록증을 발행할지 결정을 해야한다.

2012년 9월 16일부터 시행된 보충심사제도는 8월 28일 기준으로 특허청의 공개 자료에 의하면 22개의 보충심사제도 요청이 있었다. 이중 18개가 결정이 됐으며 18개중 14개는 재심사를 하는 것으로 결정이 났다. 4개는 재심사 없이 등록증을 발행하는 것으로 결정이 났다.

보충심사는 특허권자가 침해 소송이나 면허 계약을 하려고 할때 출원 시 비도덕적 행동으로 인해서 숨겼던 문헌으로 인해서 활용을 못하게 될 특허를 활용하기 위해서 이용하거나, 그러한 숨겼던 문헌이 없더라도 새로 발견된 문헌을 제출함으로 인해서 소송을 하기 전에 특허 유효성을 높이기 위해서 사용할 수 있는 제도다.

세계한인지식재산전문가협회(WIPA) 김재연 미국 노빅, 김앤리 대표변리사

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