#지난 5월, 미국 특허심판원은 소프트웨어 특허 중 청구항에 `비임시 저장매체`라고 한정하지 않았는데, 상세 설명에 `신호` `반송파` 등 임시 매체를 포함해 기재할 경우 특허 청구 범위가 넓다고 특허 무효 판결을 내렸다. 앤드류 스바프 미국 DLA파이퍼 특허변호사는 “SW 특허 등 청구항이 한정되지 않거나 지나치게 광범위한 경우 무효가 되는 사례가 늘고 있다”며 “NPE가 보유한 부실 특허가 이에 해당한다”고 말했다. 부실 특허를 활용한 NPE 활동을 규제하기 위한 움직임이라는 설명이다.
미국 시장에서 우리 기업을 상대로한 특허관리 전문회사(NPE) 공세가 거세지는 가운데, 오바마 정부와 국회가 NPE 규제정책을 들고 나왔다. 미국 특허 전문가는 NPE 규제 내용과 급변하는 특허 분쟁 제도를 적극 활용해 기업 특허 전략을 새로 구축하라고 조언했다.
앤드류 스바프 미국 DLA파이퍼 특허변호사는 2일 한국전자정보통신산업진흥회 특허지원센터가 서울 과학기술회관에서 개최한 `미국의 NPE 규제법안과 선진 지식재산(IP) 금융 시스템 세미나`에서 “NPE 규제 움직임이 시작된 미국 시장에 대해 우리 기업은 새로운 특허 포트폴리오 전략을 짜야한다”고 강조했다.
오바마는 NPE를 `다른 사람의 아이디어를 가로채 돈을 뜯어낼 기회만 엿보는 존재`로 비판하고 의회와 함께 NPE 소송 남용을 억제하는 법안을 추진 중이다. 개정 주요 내용은 △특허 침해를 입증하지 못한 NPE는 대리인 비용을 포함해 피고 소송비용 부담 △소송당한 기업(피고)이 원고를 NPE라고 지목할 경우, 90일 이내 NPE가 아닌 것을 입증 △특허 발명자나 특허를 양수받아 출원하지 않은 자 등 NPE 정의 명확화 △특허 침해를 주장하는 원고(NPE 대상) 주요 영위사업, 특허권을 행사할 수 있는 법·재정적 권리를 가진자의 신원 공개 의무화 △특허권 등 실제 이해당사자 정보를 특허청에 공개 의무화 등이다.
미국 NPE 규제 움직임에 따라 미국 시장에 진출한 우리 기업의 피해가 줄어들지 주목되는 가운데, 스바프 특허변호사는 “한국 기업의 NPE 대응 전략으로 `PGR(Post-Grant Review)`와 `IPR(Inter Partes Review)`를 적극 활용해야한다”고 강조했다. PGR는 등록 특허에 대해 9개월 이내 제 3자가 특허 무효성을 다투는 절차다. 미국 특허심판원에서 무효사유에 제한 없이 판단한다. IPR는 9개월 이후 제 3자가 신규성 등을 이유로 특허 무효를 다투는 제도다. 스바프 특허변호사는 “특허 소송에 비해 기간이 짧고 당사자가 적극적으로 역할을 할 수 있다”며 “소송보다 저렴한 비용으로 특허 분쟁을 해결할 수 있다”고 설명했다.
권동준기자 djkwon@etnews.com
