특허침해 분쟁 장기화를 차단할 대안으로 '한국형 디스커버리 제도'가 시급하다는 공감대가 확인됐다. 분쟁 당사자 간 특허침해 증거조사를 활성화, 소송 및 장기 소송 가능성을 최소화해야 한다는 주문이다.
특허청과 전자신문은 26일 코로나19 재확산 상황을 고려해 온라인 비대면 방식으로 '특허전쟁 2020' 콘퍼런스를 개최했다.
'강화된 특허권 보호에 맞춘 기업 생존전략'을 주제로 개정법 시행에 대비한 정부 제도 개선과 기업 지식재산 보호·분쟁 대응 방안 등을 공유했다.
◇'한국형 디스커버리' 도입 필요
특허청은 공정하고, 신속하게 그리고 경제적으로 특허 분쟁을 해결할 수 있는 '한국형 디스커버리 제도' 도입을 추진하고 있다.
디스커버리는 미국 특허분쟁 제도로, 소송 당사자가 소송 자료를 수집·보전하기 위해 상대방에게 증거를 요청할 수 있다. 당사자 간 증거를 주고받다 보면 침해 여부가 명확해져 소송 이전 합의를 통한 해결 가능성을 높일 수 있다. 소송 장기화로 인한 시간·비용을 절약할 수 있다.
최승재 세종대 교수는 “지난해 3배 배상제도가 도입됐지만 실효성 있는 증거조사 제도가 마련돼야 실제 기능을 발휘할 수 있을 것”이라며 “미국 등 해외사례를 참고, 증거조사제도를 보완해 실질적으로 특허를 보호해야 한다”고 역설했다.
특허청은 특허침해 분쟁 때 자료목록 제출 신청, 자료 소지 부인 시 확인절차, 명령에 대한 즉시항고 금지, 불이행·자료훼손에 대한 제재 등이 가능하도록 한국형 디스커버리 제도를 시행할 계획이다. 이외에도 특허침해 3배 배상제도를 강화, 특허침해에 따른 손해배상액을 현실화한다.
김용래 특허청장은 “지난해 7월 징벌적 손해배상제도 도입에 이어 12월이면 특허권자 생산능력을 초과하는 특허침해자의 제품 판매에 대해서도 손해배상이 가능해진다”며 “특허청은 지식재산(IP)이 존중 받는 혁신생태계를 위한 제도 개선·안착 노력을 지속할 것”이라고 말했다.
◇특허분쟁 소송 선제적 대비해야
12월 개정 특허법이 시행되면 현재보다 특허 분쟁 손해배상 규모 확대가 확실시된다. 특허 분쟁에 휘말릴 경우를 대비한 기업의 대비와 내부 정책 마련이 시급하다.
임형주 법무법인 율촌 변호사는 원·피고 입장에서 기업이 대응전략을 수립해야 한다고 강조했다. 임 변호사는 “제도 변화로 특허 분쟁 시 대응해야 할 쟁점 사안은 징벌적 손해배상, 합리적 실시료, 자료 제출명령 등에 대한 입증과 저지”라며 “특허권자(원고)와 특허침해자(피고) 입장에 설 경우를 모두 고려해 미리미리 자료와 근거를 준비해야 한다”고 설명했다.
원고는 특허침해 법률검토와 경고문 등 피고 고의성을 입증할 자료, 침해기간과 피해액에 대한 근거 자료 확보가 필요하고, 피고는 특허 침해 고의성이 인정되지 않도록 저지에 주력해야 한다는 주문이다.
기업이 특허소송에 나설 경우 각국 법률시스템에서 원·피고 입장에서 유·불리를 정확하게 따져야 한다는 의견도 제시됐다.
윤여선 Capitol IP Law 그룹 PLLC 변호사는 “각국 특허 관련 법·제도에 따라 동일한 사실관계라도 판결이 달라질 수 있다”며 “특허소송에 법률시스템이 영향을 미친다는 것을 고려, 기업별 제품 공급·세일즈망과 각국에 보유한 특허권에 따라 효율적 전략 수립이 필요하다”고 조언했다.
박종진기자 truth@etnews.com