[글로벌 IP 현장]미국 상표 등록하기

미국 상표 출원은 크게 다섯 가지로 나눈다. 첫째, 미국내 실제로 사용하고 있다는 근거로 출원이 가능하다. 출원을 할 때는 상표를 사용한다는 증거를 제출해야한다. 둘째, 미국 내에서 앞으로 사용할 의도가 있다는 근거로도 출원이 가능하다. 심사 후에 등록 결정이 되면 바로 등록이 되는 것이 아니라 사용 증거를 제출할 때까지 등록이 보류된다. 사용 증거는 3년 안에 제출이 가능하지만 제출하지 않을 때는 매 6개월마다 연장료를 지불해야 한다.

셋째로 한국 상표가 등록되어 있으면, 한국 등록을 기반으로 출원이 가능하다. 출원 시 한국등록증과 번역본을 제출해야 한다. 넷째, 한국에 출원 중인 상표가 있으면 6개월 이내에 우선권을 주장해 미국에 출원이 가능하다. 우선권을 주장해 출원할 때 출원 기반에 사용 의도를 추가해 출원하는 것이 좋다. 만일 한국에서 등록이 안되면 미국에서 한국 우선권을 취소하고 사용의도를 기반으로 등록을 받을 수 있는 길을 열어놓기 위해서다. 마지막으로 마드리드 등록상표를 기반으로 미국에 등록이 가능하다.

한국 출원·등록이나 마드리드 등록 상표를 기반으로 미국에 등록할 때는 지정 상품이 동일하거나 적어야하고 지정 상품을 추가할 수 없다. 상표 권리 범위를 미국에서도 동일하게 하거나 좁혀야한다는 의미다. 한국에서는 상표 색(컬러) 도면을 제출하고 컬러를 상표 특성으로 주장하지 않을 수 있다. 그러나 미국 출원은 컬러 도면을 제출하면 반드시 색을 상표의 특성으로 주장을 해야 한다. 색을 주장하지 않는 디자인 상표는 흑백 도면을 제출해야 한다.

상표 출원 후 약 4개월 정도면 심사통보서가 오는데 대부분은 거절 통보서가 나온다. 거절통보서에 답변해 등록 결정이 내려지면 발간을 하게 된다. 발간된 상표를 보고 3자가 이의 제기 (opposition)를 1개월 이내에 하지 않으면 한국등록, 마드리드 등록, 실제 사용을 출원기반으로 할 경우에는 등록증이 교부된다. 사용의도를 기반으로 한 출원인은 사용증거를 낼 때까지 3년 간 등록이 보류된다. 한국출원을 기반으로 한 출원이 한국에서 등록이 안 된 경우에는 한국 등록증을 제출할 때까지 등록이 보류된다.

등록 후에는 5년에서 6년 사이에 사용 증거와 선언서를 제출해야한다. 지난 5년 동안 계속해 상표를 사용했는데 상표에 대해 무효를 주장하거나 소송이나 분쟁이 없었으면 상표의 유효성 선언서(declaration of incontestability)를 제출할 수 있다. 보통은 사용증거와 선언서를 함께 제출한다. 또 10년째에 재등록을 해야 한다. 다시 등록할 때도 사용증거를 같이 제출을 해야 한다. 상표를 계속해서 사용하는 한 10년마다 재등록을 할 수 있으며 영구적으로 독점적 등록상표의 사용이 가능하다.

세계한인지식재산전문가협회(WIPA) 김재연 미국 노빅, 김앤리 대표변리사 skim@nkllaw.com